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如何加快中國發明專利申請的審查進度?
目前,申請人可以利用PPH或優先審查制度來加快中國發明專利申請的審查進度,這兩種制度的依據不同,適用對象和條件也不同,對國內外申請人具有不同的意義。本文介紹這兩種制度,詳解PPH的主要內容和注意事項以及IP5 PPH帶來的新變化,希望有助于國內外申請人和中國專利代理人利用更有效的方式加速中國發明專利申請的審查。
一、引言
申請人通常希望盡快獲得專利授權,以獲得專利所能帶來的諸多現實和潛在的利益。[1]目前,國家知識產權局(后稱SIPO)提供了兩種途徑加快中國發明專利申請的審查進度:一種是SIPO與其他國家/地區專利局合作的專利審查高速路(后稱PPH)合作項目;另一種是SIPO依據《發明專利申請優先審查管理辦法》推出的優先審查制度。這兩種制度的依據不同,適用對象、條件和范圍也不同,對國內外申請人具有不同的意義,下面分別介紹。
二、PPH
(一)PPH現狀
由于專利布局的國際化趨勢,申請人在全球多個國家/地區申請專利的現象日益普遍,各個國家/地區的專利申請量不斷攀升,而審查資源卻無法得到同步的增長,從而導致全球范圍內出現了大量的專利積壓。
專利法和專利審查雖有國界之分,但各個國家/地區的專利局對專利法的基本原理和重要概念(例如,新穎性、創造性、實用性)的把握并無明顯分歧,因此,為了節約審查資源,避免重復勞動,提高審查效率,消除專利積壓,專利審查高速路(Patent Prosecution Highway, PPH)應運而生。
PPH最先由日本特許廳(JPO)和美國專利商標局(USPTO)在2006年提出。國家知識產權局(簡稱SIPO)從2011年11月1日與日本啟動雙邊PPH試點項目以來,相繼與美國、德國、韓國、俄羅斯、芬蘭、丹麥、墨西哥、奧地利、波蘭、加拿大、新加坡、西班牙、葡萄牙啟動了雙邊PPH試點項目,與英國的雙邊PPH試點項目也將于2014年7月1日正式啟動。
此外,世界五大專利局(歐洲專利局EPO、日本特許廳JPO、韓國特許廳KIPO、中國國家知識產權局SIPO和美國專利商標局USPTO)達成了多邊協議,已于2014年1月6日啟動了IP5 PPH試點項目,為期三年。
根據SIPO的統計數據,自2011年11月啟動PPH以來,SIPO每個月受理的PPH請求量在穩步增長,截止2013年12月底,共受理常規PPH請求4386件,其中JPO作為OFF的最多,為2717件,USPTO次之,為1522件,共受理PCT-PPH請求1216件,其中JPO作為OFF的最多,為760件,KIPO次之,為411件。在受理的PCT-PPH請求中,以KIPO作為OFF的申請數量超過USPTO而位列第二,這主要是因為大量美國申請人在PCT申請國際階段使用KIPO作為其國際檢索和初審單位?傮w來看,PPH代表了專利審查的全球趨勢,可以預期的是,中國將會與更多的國家/地區之間搭建起PPH高速路。
(二)PPH的基本模式和流程
PPH 是指,申請人提交首次申請的專利局(Office of First Filing, OFF)認為該申請的至少一項或多項權利要求可授權,只要相關后續申請滿足一定條件,包括首次申請和后續申請的權利要求充分對應、OFF工作結果可被后續申請的專利局(Office of Second Filing, OSF)獲得等,申請人即可以OFF的工作結果為基礎,請求OSF加快審查后續申請。
PPH本質上是一種加快審查機制,建立在OSF利用OFF檢索和審查結果的基礎上,從而一定程度上減少OSF的審查負擔。PPH可以帶來很多好處,包括:申請得到優先處理,更快地收到第一次審查意見通知書;審查意見通知書的總次數減少,降低申請成本,盡快獲得授權;在全球各地獲得比較一致的權利保護范圍,便于專利權的維護和行使。
如下圖所示,傳統的雙邊PPH請求有兩種基本模式:常規PPH(包括巴黎公約路徑和PCT路徑);PCT-PPH。此外,還有一種比較特殊的模式是PPH MOTTAINAI[2],它是一種合作更為深入的多邊PPH協議,IP5 PPH本質上就是一種PPH MOTTAINAI項目。
在常規PPH的兩條路徑中,申請人利用OFF的國內工作結果向OSF提交PPH請求;在PCT-PPH情形下,申請人利用OFF作為國際檢索單位做出的書面意見(WO/ISA)或作為國際初步審查單位做出的書面意見(WO/IPEA)或國際初步審查報告(IPER)向OSF提交PPH請求。
PPH的一般請求流程如下所示:
(三)雙邊PPH的主要內容
中國與14個國家的雙邊PPH存在一些細節差異,但主要內容基本相同,故本文以中美雙邊PPH為例進行說明。在雙邊PPH中,有四個方面必須給予足夠的重視:關于對應申請的理解;參與雙邊PPH項目的中國申請和對應申請的權利要求的充分對應性;請求表;遞交文件。
1.關于對應申請的理解
對于在SIPO提出PPH請求的中國專利申請,《在中美專利審查高速路(PPH)試點項目下向中國國家知識產權局(SIPO)提出 PPH請求的流程》(簡稱“中美PPH流程”)要求其“在 USPTO 至少有一個對應申請,其具有一項或多項被 USPTO認定為具有可專利性/可授權的權利要求”。中美PPH流程根據作為OFF的USPTO的對應申請和作為OSF的SIPO的申請之間的關系,具體規定了允許的情形(附錄I的圖A、B、C、F、G、H、I、J、K、L和附錄II的圖A、A’、A’’、B、C、D、E1、E2)和不允許的情形(附錄I的圖D、E),以明確何謂對應申請。
依據中美PPH流程,如果申請人希望基于USPTO的審查結果加快其中國申請,最常見的適用情形如圖A、B、C所示,圖I、J、K、L涉及首次申請為PCT的情形,這里不妨將其視為美國申請,畢竟PCT可以當作wildcard(通配符或百搭申請)來理解。但是,圖D和E所示的情形是不允許的,這表明美國對應申請必須是首次申請,即,在其之前不得存在第三國的對應申請,否則不符合請求PPH的條件。所以,OFF中的First Filing被嚴格理解為首次申請。然而,中美PPH流程并未限定中國申請必須是第二個申請,也就是說,在美國對應申請和中國申請之間可以存在其他國的申請(但,該美國對應申請和中國申請之間需具有直接的聯系,例如中國申請要求了美國對應申請的優先權,或是通過其他的美國申請或中國申請或無優先權要求的PCT申請而建立間接聯系),故OSF中的Second Filing作寬松解釋,只要在首次申請之后就可以,而不強求必須是第二個申請。
在雙邊PPH的框架下,如果一件申請最先在第三國專利局提交,美國的申請以此作為優先權,那么,即使美國申請經審查被確定為可授權,在中國也不屬于適格的對應申請,不得基于此提出PPH請求;依此思路,對于在中國首次遞交、但在美國后來居上而率先獲得授權的情形,更不得提出PPH請求。
2.權利要求的充分對應性
權利要求的充分對應性是參與PPH項目的基礎要件之一。OSF申請的權利要求與OFF對應申請的授權權利要求滿足一定的充分對應性時,OFF的工作結果對于OSF的審查才具有充分的參考意義[3],申請人方可基于該OFF的工作結果提出加快OSF申請的審查。
具體來說,SIPO要求雙方的權利要求有同樣或相似的范圍,或者SIPO申請的權利要求比USPTO申請的權利要求范圍小。后者指的是,SIPO申請的權利要求與USPTO申請的權利要求相比增加了被SIPO申請的說明書和/或權利要求支持的特征。
SIPO作為OSF要求參與PPH項目的中國申請必須與對應的OFF申請嚴格地充分對應,這是因為,在SIPO申請進入“高速公路”得到實審部門的優先審查之前,先由初審部門負責PPH的審查員來審查PPH請求以及“權利要求充分對應性”,PPH審查員不會、也沒有必要對發明實質內容進行深入的分析。因此,保持中國申請和對應申請權利要求在文字上的高度一致性(與對應申請的權利要求相比增加的特征也應當與本申請說明書/權利要求的原始記載保持一致)將便利審查員對充分對應性的審查,從而利于申請人的PPH請求的批準。例如,申請人應保持雙方的對應權利要求的主題名稱(preamble)完全一致。權利要求的主題名稱限定了發明的類型(產品或方法)以及發明涉及的具體產品或方法,在權利要求的主題名稱與對應權利要求的主題名稱不一致的情況下,即使權利要求記載的其他特征是相同的,審查員也有理由相信二者的范圍不是充分對應的。
為保持權利要求的充分對應性,申請人在提出PPH請求之前(或之時)可能需要對權利要求進行修改。需要注意的是,PPH項目并沒有為申請人增加額外的主動修改機會,即,申請人的修改仍應滿足專利法實施細則第51條第1款規定的主修時機:提出實質審查請求時以及在收到進入實質審查階段通知書之日起的3個月內。若上述主修時機已錯過,申請人以請求參加PPH項目為由對權利要求進行的主動修改是不會被SIPO所接受的,相應地,PPH請求也不會得到批準。
3.請求表
在授權的美國申請是適格的對應申請、權利要求也符合充分對應性要求、同時中國專利申請也滿足相關條件(已公開,并且進入實審階段[4],但尚未收到審查意見通知書[5])的情況下,申請人可以通過向SIPO提交“參與專利審查高速路項目請求表”的方式提出PPH請求。
請求表主要包含四欄內容:①參與中美PPH項目的中國專利申請的說明(申請號、申請人和發明名稱);②請求參與的PPH項目說明(常規PPH或PCT-PPH);③對應美國申請的說明(申請號/專利號等、對應申請審查機構名稱、與中國專利申請之間的對應關系);④附加文件清單。
在前三欄中,需要特別注意的是,要清楚、詳細地說明中國專利申請與對應美國申請之間的關系,同時需披露相關申請的信息,以便于審查員核實。舉例來說,如果USPTO授權的美國申請是中國申請的優先權基礎,請求參與PPH項目的是該中國申請的分案申請(也即,中美PPH流程中的圖G情形),則此時申請人需在對應關系說明中清楚描述三個申請之間的關系,并披露該中國申請的申請號(或公開號或授權專利號)。
請求表的第四欄“附件文件清單”用于向SIPO說明對應美國申請的實質審查歷史以及審查過程中的相關信息,包含USPTO針對該對應美國申請發出的全部實質性審查意見通知書和發出時間,以及審查過程中的引用文件等。這些信息對于SIPO加速審查中國申請具有重要參考作用,因此SIPO對該項信息披露上的詳盡以及準確性有嚴格的要求。例如,申請人需要一一列出對應申請的每一次審查意見通知書,除中美PPH流程中提到的非最終駁回意見(“Non-Final Rejection”)、最終駁回意見(“Final Rejection”)和授權及繳費通知(“Notice of Allowance and Fees Due”)外,還應包括分案通知(“Election or Restriction Requirements”)、上訴(“Appeal”)階段相關意見/通知,以及授權公告以后的涉及修正權利要求中的錯誤的更正通知(“Certification of Correction”)等。即,只要是涉及對對應申請的實質性內容的審查/變更而作出的意見和通知,申請人都應當在請求表的該項內容中列明,以供后續審查員參考。
與對應申請的審查意見類似,申請人也要特別注意完整、正確地填寫引用文件名稱[6]。在對應美國申請的審查歷史中有三種披露引用文件的表格:“List of references cited by the examiner”(892表)、“List of References cited by applicant and considered by the examiner”(1449表)和“Information Disclosure Statement”(IDS表)。這三種表格中被US審查員所接受[7]的所有文件,包括美國專利/申請文件、外國專利/申請文件以及非專利文獻,都必須在請求表中列明以供審查員參考。有利的是,在對應美國申請已公告時,公告文本首頁上“Reference Cited”一欄下會列出上述文件,若申請人此時根據公告文本進行填寫,可以大大提高效率和準確性。
4.附件
請求表中的第四欄“附件文件清單”下所列文件是申請人需要提交的附件,包括四項:對應申請的權利要求副本及譯文;審查意見通知書的副本及譯文;權利要求對應表;對應申請的審查意見的引用文件的副本。
在PPH請求的審查中,SIPO接受英文作為譯文語言,這意味著在中美PPH項目下申請人不需提交相關文件的中文譯文。申請人需要提交的引用文件僅涉及具體審查意見或授權理由中引用的非專利文件,所引用的專利文件不必提交,僅為參考文件但未構成駁回理由的引用文件也不必提交。因此,事實上,需要申請人作為附件提交的引用文件是非常有限的。然而,特別需要注意的是,盡管出于便利申請人提交請求的目的,上述文件可省略提交,但申請人仍應清楚地將其列明在請求表中。
對應申請審查意見通知書的副本一般[8]可通過USPTO的Public PAIR下載。需要注意的是,申請人需要提交的審查意見不應只包括審查意見的正文部分,還應包括正文后所附的所有附件。
權利要求對應表用于描述權利要求的對應性關系,根據PPH流程所附的樣表,對應性關系的說明包括完全相同或在對應申請的權利要求的基礎上增加來自說明書和/或權利要求書的特征。增加的特征應盡量保持與說明書(或權利要求)的文字記載一致,并在對應表中清楚寫明來自說明書的第幾頁第幾段第幾行和所增加技術特征的具體內容,以方便審查員核實。
(四)IP5 PPH帶來的新變化
與之相比,IP5 PPH有了不少新變化,尤其是對OFF和OSF的理解,值得申請人和代理人注意。
1.對應申請的理解更寬泛
按照傳統PPH的處理原則,OFF申請應當是首次申請,OSF只能利用OFF的工作結果,而不能利用第三國的工作結果。舉輕以明重,OSF申請的遞交更不能早于OFF申請。具體反映在中美PPH流程中,圖D和E所示的兩種情形是明確不允許的,因為OFF申請之前有第三國的對應申請。
然而,《在五局專利審查高速路(IP5 PPH)試點項目下向中國國家知識產權局(SIPO)提出PPH請求的流程》(簡稱“IP5 PPH流程”)突破了OFF必須為首次申請的原則,對OFF和OSF的理解完全擺脫了字面束縛,從而為原先的中美PPH流程中圖D和E的禁止情形開了綠燈:由IP5 PPH流程的圖I和J可以看出,即使IP5伙伴國申請不是首次申請,即在此之前有第三國的對應申請,也不構成對PPH適用的限制;圖E、F、G更明確顯示,哪怕SIPO是首次申請受理局,比IP5伙伴國申請更早遞交,也沒關系,只要IP5伙伴國申請先行得到授權,中國申請就可以被加速審查。這些表明,IP5 PPH對OFF和OSF采取了寬松的目的解釋,OFF已經不受“首次”和“申請”的字面限制,OSF當然更不限于是“第二申請局”,二者實際上已經變成了時間順序上的“先審查局”和“后審查局”。
因此,原先不允許的兩種情形現在已經解禁了。在IP5 PPH的框架下,申請人可以在一個國家提交申請后,以該申請作為優先權在IP5伙伴國提出相應申請,若在兩個以上IP5伙伴國經審查確定具有可專利性而且保護范圍不同,申請人可以基于其中任一IP5伙伴國的審查結果向SIPO提出PPH請求(如IP5 PPH流程的圖I和J所示,可以預料,這以后會成為一種常見情形);申請人也可以在中國提交申請后,以該申請作為優先權在IP5伙伴國提出相應申請,只要某一個IP5伙伴國經審查確定具有可專利性,申請人就可基于此向SIPO提出加快審查請求(如IP5 PPH流程的圖E、F、G所示,考慮到中外審查速度的落差,這種情形對那些在海外有專利布局的中國申請人具有積極的現實意義)。
此外,如果在IP5伙伴國經審查確定具有可專利性,即便之前曾在IP5之外的第三國獲得授權,也不妨礙利用IP5 PPH,當然,在這種情況下,申請人還可以利用與第三國之間的雙邊PPH來加速審查?傊,IP5 PPH的出現,使得申請人擁有了更多的選擇和自由,從而可以更加靈活地處理其中國申請的加速審查。
2.手續更方便
申請人在IP5 PPH項目下提出加速審查請求時同樣需要提交請求表以及相關附件。與雙邊PPH項目相比,請求表的內容沒有明顯改變,但需要提交的附件有所減少。如前所述,在雙邊PPH項目下,申請人需要提交四項附件。而在IP5 PPH項目下,若前兩項附件(對應申請的權利要求副本及譯文;審查意見通知書的副本及譯文)可通過其他四局的案卷訪問系統(例如,USPTO的Public PAIR)查閱時,除非SIPO特別要求,申請人不必提交這兩項附件。然而,需要注意的是,即使不必提交某些文件,這些文件的文件名稱仍必須清楚地列明在請求表中。
(五)PPH請求的注意事項
對廣大申請人和專利代理人來說,PPH在我國是一個相對新鮮的事物,操作中出錯概率較高。據統計,PPH請求在SIPO一次性獲批的概率曾經一度低于30%,截止2013年8月底,PPH平均合格率為60.65%。因此,為幫助PPH請求順利獲得批準,筆者給出如下建議:
1.當雙邊PPH和IP5 PPH并存時,應優先選擇IP5 PPH,因為其適用范圍更大,手續更方便。
2.提出PPH請求前要把握主動修改時機,確保權利要求的充分對應。
3.細心格外重要。在PPH的各事項中,除修改權利要求以達到充分對應要求外,一般不涉及實體問題,因此必須注重細節,確保表格中的每一項以及附件傳送都準確無誤。
4.在國外收到授權通知書后,不宜匆匆地在中國提出PPH請求,最好是獲得授權公布文本后進行,因為提交內容少,可以降低出錯概率,從而提高獲批成功率。
5.一旦PPH請求被駁,要盡速與審查員取得聯系,準確了解問題出在哪里以及如何改正才能克服,以確保利用第二次機會獲得成功。
三、優先審查制度
(一)優先審查制度的歷史演變
SIPO受理發明專利申請之后,除特殊情況外,應當按照接收的先后順序進行審查,不能先易后難,也不能隨機抽取優先處理,更不能將難審的申請一直壓著不進行審查。
《審查指南》第二部分第八章3.4.2規定了三種特殊處理,其中第一項規定:對國家利益或者公共利益具有重大意義的申請,由申請人或者其主管部門提出請求,經專利局局長批準后,可以優先審查,并在隨后的審查過程中予以優先處理。
雖然《審查指南》規定了這一優先審查制度,但由于要求“對國家利益或者公共利益具有重大意義”和“專利局局長批準”,故不易操作,在實務中十分罕見。而PPH主要是方便外國申請人,并未充分考慮到國內申請人的利益。正因如此,SIPO在2012年公布了《發明專利申請優先審查管理辦法》(后稱《管理辦法》)并開始實施優先審查制度。
(二)優先審查制度的適用對象和范圍
《管理辦法》明確規定“對于同意進行優先審查的發明專利申請,國家知識產權局應當及時處理,并自同意優先審查請求之日起三十個工作日內發出第一次審查意見通知書”以及“自優先審查請求獲得同意之日起一年內結案”。
通常情況下,一件發明專利申請在收到進入實質審查階段通知書后,往往需要一年至兩年的時間才能收到第一次審查意見通知書,此后仍需一年半至兩年甚至更長的時間才能結案。所以,《管理辦法》規定的優先審查制度在速度上具有明顯優勢。
《管理辦法》并未明確排除外國申請人的參與,但第三條規定,依據國家知識產權局與其他國家或者地區專利審查機構簽訂的雙邊或者多邊協議開展優先審查的,按照有關規定處理,不適用本辦法。鑒于目前中國已經與世界上很多主要專利局建立了PPH合作項目,它們就被排除在優先審查制度的大門之外。其次,即使外商符合第三條,也未必符合第四條的證據材料要求(重要專利申請或對國家利益或者公共利益具有重大意義)。此外,第七條要求申請人到省級局辦理優先審查手續(由省、自治區、直轄市知識產權局審查并簽署意見和加蓋公章),這使得外國申請人基本處于“沒人管”的地帶。
值得注意的是,由于SIPO目前的審查資源相對于案量而言并不寬裕,所以優先審查制度有“配額”限制!豆芾磙k法》第五條規定,對發明專利申請進行優先審查的數量,由國家知識產權局根據不同專業技術領域的審查能力、上一年度專利授權量以及本年度待審量等情況確定。因此,申請人提出優先審查請求,并非一定能夠得到批準。
綜上,對于國內申請人,如果其申請涉及節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車、低碳技術等領域,可以考慮走優先審查途徑。如果在中國首次申請之后就相同技術主題向其他國家或地區提出后續申請,可以先在中國通過優先審查途徑獲得授權,然后以此為基礎向其他國家或地區通過PPH方式加快外國的對應申請,這樣就將中國的優先審查制度和國際流行的PPH制度完美結合起來了,有助于盡快實現全球專利布局。
四、結語
PPH和優先審查制度均無需繳納額外的官方費用,但由于其法律依據并未納入到專利法和實施細則中,因此,如果提出的請求最終未被批準,尚無行政或司法救濟途徑,即,不可復議,也不可訴。
優先審查由實審部門完成,通過之后即可直接獲得授權;但PPH是一種由初審部門完成的加快審查機制,不能直接授權,通過PPH之后,實審部門的審查員會繼續審查是否涉及修改超范圍、得不到說明書支持、不清楚、缺乏必要技術特征等問題,有時還可能引用對比文件質疑新穎性或創造性。
綜上,希望本文可以幫助國內外申請人和中國代理人更有效地利用加速速查機制加快中國申請的審查進度,更好地推進全球專利布局。
注:
1. 盡快獲得專利授權的好處有很多,例如,許可他人,起訴侵權行為,用作防御武器,請求高新技術企業認證,評定職稱,等等。
2.“MOTTAINAI”是一個日文詞匯,意思是“因事物的內在夾雜沒有得到充分利用而感到遺憾”。
3. OFF的工作結果對于作為OSF的SIPO的審查工作僅作參考,但無法決定SIPO的審查結果,即SIPO不保證一定授權。
4. 申請人也可以在提出實質審查請求的同時提出PPH請求,當然此時中國申請應已被公開。
5.是指廣義的通知書,指實審程序中作出的任何通知書,包括分案通知書或 PCT改譯通知書。
6.申請人在請求表的這兩項內容的填寫上較容易出現紕漏,而導致PPH請求被拒,因此需要格外注意。
7.有時US審查員在制作1449表時,可能會由于申請人填寫有誤,或者文獻相關性極低等原因刪除IDS中部分引用文獻,若文獻已經被US審查員刪除則無需羅列。
8.若對應申請尚未公開,此時代理機構需要請申請人提供相關文件,以遞交SIPO。